SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 2 de junio de 2015, rec. nº. 273/2014.
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“(…) 1. La actora insiste en su recurso que el uso que realiza el demandado de los elementos denominativos de su marca registrada es contrario a las prácticas leales en materia comercial o industrial. Este es un requisito exigido por el artículo 37 LM para que pueda considerarse lícito el uso de la marca ajena. La sentencia antes citada del TJCE de 17 de marzo de 2005 da algunas pautas para valorar si el uso cumple o no con ese requisito, declarando expresamente que no lo hará en los siguientes casos: (i) cuando se realiza de modo que pueda inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca; (ii) cuando afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación; (iii) desacredita o denigra dicha marca; o (iv) el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena. Ninguna de esas circunstancias concurre en el presente caso. La demandante pretende justificar la mala fe en el hecho de que el demandado utilice la misma expresión que forma parte de la marca registrada; en que existen otras expresiones para describir los servicios que presta el Sr. Doroteo ; y, en definitiva, en que este ha buscado una denominación que se asemeje a la de la actora, induciendo a confusión. No estamos de acuerdo con esa alegación.
2. El demandado se presenta con un signo (‘AM PERITS’) que en nada se parece a la marca de la actora. Además utiliza únicamente aquellos elementos de la marca registrada –los denominativos– que tienen un componente descriptivo, elementos que la demandante de ningún modo puede monopolizar. Buena prueba de la ausencia de cualquier atisbo de mala fe es la utilización en la web del demandado de la preposición ‘en’ (PERITOS JUDICIALES EN BARCELONA), para destacar el lugar donde se prestan los servicios, así como el uso de otras expresiones similares, también descriptivas, como ‘peritos judiciales’, ‘servicios periciales’ o ‘gabinete de peritos judiciales’.
3. Estimamos, a modo de conclusión, que el uso que se denuncia como infractor –de las palabras ‘peritos judiciales (en) Barcelona’– es legítimo, conforme al artículo 37 de la Ley de Marcas, en la medida que se realiza para describir la actividad y los servicios que presta el demandado. No advertimos ningún riesgo de que con ese uso se menoscabe la función distintiva de la marca, induciendo a confusión sobre el origen empresarial de los servicios. En consecuencia, los actos del demandado quedan fuera del ámbito de protección del artículo 34 LM”. (F.D. 7º) (F.CH.R.)
