STS (Sala 1ª) de 4 de febrero de 2016, rec. nº. 2495/2013.
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“1. Es cierto que determinadas formas tridimensionales son percibidas en el mercado como identificativas de la especie a la que pertenece el producto dotado de esa forma o presentado por medio de esa forma y, como tales, se ven afectadas por un imperativo de disponibilidad que las excluye de ser registradas como marca (STPI de 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00, Mag Instrument Inc. c. OAMI). Pero también ha de tenerse en cuenta respecto de las marcas tridimensionales que la valoración de las prohibiciones referentes a los signos descriptivos y habituales ha de ser distinta a lo que sucede con otras categorías de signos, puesto que el objeto del derecho de marca lo constituye la forma del producto o la de su presentación comercial, que, en principio, son signos menos aptos que una denominación o un elemento gráfico para transmitir mensajes relativos a la calidad, la procedencia geográfica u otras características del producto más allá de su especie.
2. Por esta razón, la principal diferencia entre las prohibiciones que afectan a los signos descriptivos y los signos habituales viene constituida por el dato de que la forma objeto de la solicitud de registro sea ontológicamente identificativa de la categoría de productos designada, de manera que haya sido vinculada a dichos productos desde su propia existencia como tales, o haya adquirido esa vinculación a resultas de su utilización en el mercado, con lo que deviene habitual para identificar tales productos y no haya hecho nada especial para impedirlo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha señalado que aunque pueda resultar difícil identificar tales características, no cabe excluir completamente la posibilidad de que un envase asimilado a la forma de un producto resulte por sí mismo apto para describir algunas características del producto y, en particular, su calidad, así como su origen empresarial (STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA).
3. Asimismo, hemos de tener en cuenta que aunque una botella ‘desnuda’ puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida (secondary meaning) , de tal manera que se pueden registrar signos que no ‘sirven’ para distinguir, pero que, de hecho, ‘distinguen’” (F.D. 3º) [F.CH.R.].
