Jurisprudencia: infracción de patente por equivalencia: en la determinación del ámbito de protección de la patente de la demandante debe tenerse en consideración todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones de la misma, pero la concurrencia de estos elementos en otra patente no implica necesariamente la existencia de una infracción por equivalencia.
STS (Sala 1ª) de 7 de noviembre de 2014, rec. nº. 647/2014.
“(…) 1. A la vista del concreto problema técnico que se pretende solucionar con la invención, según la descripción de la patente, cumple un papel especial la adición de HPMC a la celulosa microcristalina, que es un compuesto ausente en la realización cuestionada, sin que los excipientes empleados en la realización cuestionada desempeñen, unidos a la HPMC, además de su genuina función diluyente o aglutinante, esa función de contención de calor y de su efecto de secado de los elementos.
2. Lo anterior puede bastar para concluir que la realización cuestionada no incorpora elementos equivalentes que constituyeran una alternativa obvia a los elementos reivindicados, para obtener un resultado sustancialmente igual al mismo problema técnico, pues, como hemos expuesto, los elementos empleados por la realización cuestionada que se denunciaban equivalentes a los de la invención, no responden a la solución del concreto problema técnico que pretendía solventar la invención.
De este modo, la sentencia recurrida, contrariamente a lo aducido en el segundo motivo de casación, se adecua al art. 2 del Protocolo Interpretativo del art. 69 CPE, y no obvia que en la determinación del ámbito de protección de la patente de la demandante deba tenerse en consideración ‘todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones’, sin perjuicio de en este caso concluya que no se da, después de haber analizado que no tiene esta consideración de elemento equivalente el empleo por las realizaciones cuestionadas de una esfera de azúcar, en relación con la celulosa microcristalina, excipiente empleado por la invención.
No puede negarse que la sentencia recurrida haya seguido los criterios legales y jurisprudenciales sobre el ámbito de protección de la invención y su posible infracción por la realización cuestionada mediante el empleo de elementos equivalentes, sin que la revisión en casación nos permita sustituir el enjuiciamiento realizado por el tribunal de instancia, una vez advertido que respeta las reglas legales y jurisprudenciales para realizarlo, y al hacerlo no incurre en error notorio ni en arbitrariedad” (F.D. 12º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: cuando las marcas enfrentadas pertenezcan al mismo ámbito de aplicación o su actividad principal se centre en un mismo sector, para apreciar la existencia de riesgo de confusión entre las mismas no sólo debe atenderse a la semejanza denominativa, sino que será necesario hacer un examen global de los signos enfrentados.
STS (Sala 3ª) de 1 de diciembre de 2014, rec. nº. 3090/2013.
“(…) 1. Al abordar el cotejo de la marca solicitada nº 2.875.850 SUMMUM CARNES ROJAS DE GALICIA GALCARNES S.L. (mixta) con las oponentes M-1685248 y M- 1685249 ‘T TERNERA GALLEGA DENOMINACIÓN DE CALIDADE’ (mixtas), y partiendo de que la propia sentencia de instancia reconoce la coincidencia del ámbito de aplicación de las marcas enfrentadas, la parte recurrente afirma que existe entre ellas una semejanza denominativa generadora de riesgo de confusión; y que la Sala ha llevado a cabo una aplicación arbitraria e irrazonable de la prohibición contenida en el citado artículo 6.1, letra b) de la Ley de Marcas.
2. Pues bien, además de que la recurrente pretende prescindir de la relevancia diferenciadora que posee el elemento gráfico (representación de la cabeza de una vaca), y de que la Sala de instancia señala la palabra SUMMUN como elemento más distintivo de la marca, la sentencia recurrida también destaca la necesidad de hacer un examen global de los signos enfrentados, siendo este examen de conjunto el que lleva a afirmar que entre ellos existe suficiente disparidad como para que puedan coexistir aun en el mismo sector del mercado” (F.D. 4º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: nulidad de diseño industrial por falta de novedad y carácter singular. Invocación de forma extemporánea en el juicio oral.
STS (Sala 1ª) de 20 de mayo de 2015, rec. nº 2143.
“(…) Cuando se ejercita una acción, ya sea en la demanda o en reconvención, de nulidad de un diseño industrial, forma parte de la causa petendi no sólo la indicación de que se funda en la falta de novedad y/o en la carencia de carácter singular, sino también de los concretos dibujos y modelos que, habiéndose divulgado con anterioridad, sean idénticos o respecto de los que la impresión general del diseño cuestionado no difiera.
El objeto litigioso, que viene conformado no sólo por el petitum, sino también por la causa petendi, debe quedar determinado en la fase de alegaciones, sin que pueda alterarse con posterioridad.
No puede basarse la nulidad del diseño, por falta de novedad y de carácter singular, en la divulgación de un dibujo reseñado en una patente que no había sido invocado en la fase de alegaciones como anterioridad idéntica al diseño impugnado o respecto del que se generaba una impresión general diferente. Su invocación en el acto del juicio es extemporáneo, pues priva a la parte reconvenida de defenderse respecto de esta concreta razón, no sólo porque no pueda realizar alegaciones en sentido contrario, sino porque también ha precluido el momento de pedir prueba.
El hecho de que la propia demandante, incidentalmente y por enmarcar su reclamación, hubiera mencionado en su demanda la existencia de la patente ES 2089897-5 y que, en un pleito anterior, había sostenido que la demandada había infringido esta invención con la comercialización de las servilletas que, en este segundo pleito ante el tribunal de la marca comunitaria, justificaban las acciones de violación del diseño comunitario, resulta irrelevante a estos efectos. Lo verdaderamente relevante hubiera sido que la demandada, al formular su reconvención, hubiera mencionado esta anterioridad entre aquellas que perjudicaban la novedad o el carácter singular del diseño de la demandante. Al no hacerlo, ésta ni pudo alegar que el diseño de los productos que incorporaban esta patente fuera idéntico al diseño comunitario 000650627-0003, ni que la impresión general difiriera, ni muchos menos proponer prueba para acreditarlo” (F.D. 6º).
“7. En consecuencia, procede estimar el motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal. Dejamos sin efecto la sentencia, sin que por ello proceda entrar a analizar el segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal ni el recurso de casación.
En este caso concreto, procede remitir los autos a la Audiencia para que analice el resto de los motivos o razones del recurso de apelación, que versan sobre la desestimación de la nulidad del diseño de la demandante por falta de novedad y de carácter singular, de acuerdo con los diseños anteriores invocados en la reconvención, y la estimación de la infracción del diseño comunitario” (F.D. 7º) [P.G.P.].
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Jurisprudencia: para la apreciación de similitud significativa entre signos distintivos a los efectos de la acción de nulidad debe apreciarse tanto la denominación de la marca, su diseño gráfico e, incluso, la similitud fonética entre los términos que la componen (si se trata de vocablos extranjeros).
SAP de Madrid (Sección 28ª) de 8 de marzo de 2013, rec. nº 752/2011.
“(…) 1. Para empezar, el cotejo de la marca mixta (denominativa con gráfico) M20061128 de la parte demandante con la marca denominativa de la parte demandada (M2791893/9) revela patentes diferencias en el aspecto visual, hasta tal punto que la simple coincidencia parcial en uno de los vocablos de la parte denominativa (‘Locking’) pierde su relevancia, pues en el signo de la actora aparece además otro (‘Shocking’) en letra blanca enmarcado en un recuadro negro del que no se puede prescindir en la visión de conjunto de la marca. Además, la importancia que adquiere en este signo el diseño gráfico es tan llamativa que nos lleva a excluir que pueda apreciarse similitud con el signo registrado por la demandada (…).
2. Por otro lado, la coincidencia en la parte denominativa es tan sólo parcial, sin que podamos atribuir al término ‘Shocking’ una menor fuerza distintiva que al vocablo ‘Locking’. Entendemos que para distinguir productos de bisutería posee, cuando menos, la misma que aquél.
3. Desde el punto de vista fonético es diferente el juego sonoro de la expresión ‘Locking-Shocking’, que es una combinación pegadiza de palabras por medio de adjetivos o gerundios anglosajones, a la de ‘Ana Locking’, que huye de ello y emplea además un primer vocablo en español.
4. Y, por último desde un punto de vista conceptual, la marca de la parte demandante, aunque podría buscarse su traducción del inglés, no señala a nada tangible en castellano, en tanto que ‘Ana Locking’ apunta a una determinada identidad personal.
5. Descartamos, por lo tanto, la apreciación de similitud de signos que resulte significativa para justificar, a la luz de la primera de las marcas de la demandante, la incursión en causa de nulidad relativa de la registrada por la demandada. Consideramos que se trata de signos compatibles que pueden coexistir en el tráfico empresarial, incluso para productos idénticos” (F.D. 4º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: en el análisis comparativo de las reivindicaciones, los dibujos no definen el objeto del derecho, pero ayudan a interpretar el contenido de las mismas.
SAP de A Coruña (Sección 4ª) de 26 de septiembre de 2014, rec. nº 160/2013.
“(…) En casos como el presente, son necesarios conocimientos especializados sobre la materia y cuestión a resolver por el tribunal (…), y por ello es de esencial importancia la prueba pericial. Y de la practicada en juicio, tal como considera el juzgador de primera instancia, no se estima suficiente a los efectos pretendidos, dado que lo que se examina realmente es la confrontación de los productos, llegando a conclusiones discrepantes entre los peritos sobre si se trata de igual diseño de configuración de la embarcación, por diferencias de medidas de manga en obra viva y obra muerta (…), cuando lo determinante es el juicio de las cuatro reivindicaciones que definen el objeto de las concretas invenciones con una determinada realización. Lo fundamental es el análisis comparativo del producto pretendidamente infractor, la trainerilla fabricada por la mercantil demandada, en el sentido de acreditar que tenga las mismas características que los obtenidos por el método patentado por la actora, por la descripción de las reivindicaciones de la patente de invención de la actora, su ámbito objetivo, para lo que se exige que se redacten de un modo claro y conciso. No obstante para la interpretación de las reivindicaciones también sirven la descripción y los dibujos, según establece la norma del propio apartado 1 del citado artículo 60 de la Ley 11/1986, de modo que la labor de averiguación del sentido relevante de aquellas no se agota con el recurso al componente literal, ya que el intérprete, en la determinación del alcance de la protección, ha de recibir la ayuda que pueda ofrecer aquellos dos mencionados elementos extrínsecos. En particular, los dibujos no definen el objeto del derecho, pero, como se ha dicho, ayudan a interpretar el contenido de las reivindicaciones (STS 12-7-2013), por lo que con dicho bagaje probatorio no puede admitirse, sin temor a equivocarse, la declaración de infracción, tal como se pretende en demanda. Por todo lo expuesto, reproduciendo los argumentos de la sentencia apelada, procede sin necesidad de mayores razones desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia apelada” (F.D. 3º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: no puede ser considerado un “imitador” quien fabrique y/o comercialice productos del mismo tipo o especie a los fabricados bajo el amparo de un modelo de utilidad, pues son mayores los requisitos de prueba exigidos para otorgar tal condición.
SAP de Madrid (Sección 28ª) de 17 de octubre de 2014, rec. nº 908/2012.
“(…) 1. La parte recurrente salda la cuestión recurriendo a la pretendida precedencia que derivaría de la titularidad de un modelo de utilidad referido a los productos cuya comercialización constituye el objeto de las mercantiles contendientes. La argumentación de la parte recurrente se resume en lo siguiente (…): ‘(…) lo que queremos poner de manifiesto es la certeza de que mi cliente es el que tiene patentado el modelo de utilidad de los zapatos con alza, no el demandante, y por tanto los productos que se asemejan a los de mi cliente son imitación del mismo, el hecho es cierto y por tanto no puede ser denigrante (…)’.
2. Esta forma de razonamiento entraña un grado de generalización tal que resulta difícilmente asumible. Básicamente, lo que se viene a decir es que por el hecho de tener registrado un modelo de utilidad (recordemos su definición legal: invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto, una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación -artículo 143.1 de la Ley de Patentes-), todo aquel que fabrique productos del mismo tipo que el contemplado en aquel debe ser considerado un imitador.
3. Rechazamos tal discurso. Como antes señalamos, la condición de imitador puede ciertamente ser establecida con arreglo a datos objetivos, de los que carecemos aquí. Recordemos en este punto que a tenor del artículo 217.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los procesos sobre competencia desleal corresponde al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas.
4. Debemos concluir, por lo tanto, que el recurso ha de ser desestimado en cuanto a la pretensión de que se revoquen el pronunciamiento por el que se declara la comisión de un ilícito del artículo 9 LCD por la utilización del término ‘imitador’ en los textos objeto de examen y todos los demás a él conectados” (F.D. 5º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: doctrina del TJUE: al haberse concedido la patente únicamente con reivindicaciones de procedimiento, no es posible, conforme a la interpretación que el TJUE realiza de los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC, ampliar el ámbito de protección a las reivindicaciones de producto.
SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 22 de octubre de 2014, rec. nº 371/2013 [en relación a la STS de 1 de julio de 2010].
“(…) La fuerza vinculante de la interpretación realizada por el TJUE de los artículos 27 y 70 del ADPIC obliga a todos los órganos jurisdiccionales (…). Además, una sola decisión prejudicial del TJUE es suficiente para fijar el alcance de la interpretación del Derecho Comunitario, tal y como señala la STS de 1 de julio de 2010 (ROJ 6031/2010), citada oportunamente por la parte demandada. Dicha sentencia dijo al respecto lo siguiente:
‘Para dar respuesta a la admisibilidad del recurso por interés casacional, sustentado en la oposición a la doctrina sentada por el Tribunal de la Unión Europea en una sentencia dictada al resolver una cuestión prejudicial, conviene partir de las siguientes premisas:
1) Cuando la decisión de los Tribunales españoles recae sobre materias en las que existe una legislación armonizada, las normas del ordenamiento jurídico interno deben ser interpretadas por todos los Tribunales en el sentido más conforme al Derecho de la Unión Europea (en este sentido, entre otras, sentencia número 428/2007, de 16 abril ).
2) Las decisiones del TJUE en el procedimiento previsto en el artículo 234 del Tratado de Unión tienen precisamente como finalidad garantizar la aplicación correcta y la interpretación uniforme del Derecho comunitario por los órganos jurisdiccionales nacionales (en este sentido sentencia del TJUE de 12 junio 2008 (…).
3) Es cierto que los efectos vinculantes de las sentencias del TJUE se despliegan ‘cuando la cuestión planteada es materialmente idéntica a una cuestión que ya fue objeto de una decisión con carácter prejudicial en el marco del mismo asunto nacional’ (STJUE de 4 noviembre 1997), pero más allá del ‘efecto vinculante’ debe tenerse en cuenta que las sentencias dictadas en la decisión de cuestiones prejudiciales desarrollan una interpretación ‘abstracta’ del Derecho de la Unión, lo que, unido a su objetivo y a la ausencia de partes procesales propiamente dichas, es determinante de que su valor interpretativo se proyecte más allá de quienes intervinieron en la cuestión prejudicial (…) Si a ello se añade que es suficiente una sola decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para fijar el alcance e interpretación del Derecho comunitario, hay que concluir que es suficiente la cita como infringida de una sola sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que deba entenderse cubierta la justificación formal de interés casacional’.
En consecuencia, debemos aplicar el criterio sentado por el TJUE en la sentencia de 18 de julio de 2013 y en los autos de 30 de enero de 2014, que hemos expuesto en los fundamentos anteriores. Ello implica que, al haberse concedido la patente únicamente con reivindicaciones de procedimiento, no es posible, conforme a la interpretación que el TJUE realiza de los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC, ampliar el ámbito de protección a las reivindicaciones de producto. Y, al no producir efectos dichas reivindicaciones, incorporadas a la traducción revisada (título que sustenta la pretensión de la demandante), debemos de desestimar la acción de infracción” (F.D. 18º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: la existencia de diferencias entre modelos de utilidad, aunque reviertan sobre aspectos meramente formales, consigue el efecto de eliminar la posible identidad entre modelos, salvo que con dichas alteraciones no se produzca en el consumidor una impresión general distinta de la que suscita el objeto protegido por el modelo industrial.
SAP de Madrid (Sección 28ª) de 26 de enero de 2015, rec. nº 195/2013.
“1. (…) Este tribunal, al igual que lo hizo el juzgador de la instancia precedente, comparte el punto de vista expresado por el perito D. Pio en el sentido de que, partiendo de que es irrelevante la coincidencia de tres elementos cuya presencia resulta técnicamente obligada para que el conjunto desarrolle una función de palanca de segundo género (…), la concurrencia de ciertas diferencias en aspectos formales en que existe libertad para el creador no consigue otra cosa que eliminar la identidad entre el modelo de la actora y la realización de la demandada.
2. Sin embargo, una vez superado el test de la identidad, el número y entidad de similitudes concurrente en esa clase de aspectos no impuestos técnicamente hace que, pese a no tratarse de objetos idénticos, la referida realización no sea capaz de producir en el usuario informado una impresión general distinta de la que suscita el objeto protegido por el modelo industrial.
3. Así, la forma que adopta el borde externo del mango es muy similar en el modelo y en la realización aunque ligeramente más curvada la terminación en el borde libre del primero. En la parte de ese mismo borde más cercana al eje articular, ambos presentan una forma coincidente con la existencia de una hendidura, ubicada precisamente en el mismo lugar, destinada a albergar la cuchilla (…).
4. Por lo que se refiere al brazo de apoyo (…) la similitud general de la estructura es muy acusada en aspectos no impuestos (…).
5. (…) Por su parte, el informe de D. Jenaro (…), puso de relieve algunas de las diferencias que hemos comentado anteriormente (…). Sin embargo, debido a la escasa entidad del impacto que dichas diferencias producen en la impronta visual consecutiva a una visión instantánea y de conjunto, no pueden aquellas aspirar a otra cosa que al modesto protagonismo de eludir la percepción de identidad entre los utensilios comparados, pero devienen insuficientes para lograr que la realización de la demandada produzca en el usuario informado, como ya hemos indicado, una impresión general distinta de la que suscita el objeto protegido por el modelo industrial” (F.D. 5º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: la titularidad de una patente extranjera no legitima a su titular para el ejercicio de una acción reivindicatoria de un modelo de utilidad en España: diferencia entre la cesión por parte del inventor exclusivamente de los derechos de patente y de la cesión global de derechos sobre la invención.
SAP de Madrid (Sección 28ª) de 2 de febrero de 2015, rec. nº 219/2013.
“1. Hemos de señalar, además, que la recurrente viene a mezclar en sus argumentaciones en defensa de la legitimación de las citadas sociedades para la reivindicación del modelo de utilidad diversos aspectos: ‘La invención vs la patente norteamericana” y “La patente norteamericana vs el derecho al modelo de utilidad’.
2. La invención es una creación consistente en una regla técnica no conocida de la que deriva un resultado aplicable en la industria. La patente es un título por el que se reconoce un derecho de exclusiva o, más bien, un conjunto de derechos y obligaciones derivados de su ámbito de protección.
3. La titularidad de una patente norteamericana no legitima a dicho titular para, a modo de derecho de proyección universal, ejercitar una acción reivindicatoria del modelo de utilidad en España. Lo que ha cedido el inventor o inventores (que aquí se identifican con los inventores que figuran en la patente) es el derecho a la patente US 6.490.060, y esto no es lo mismo que la cesión de los derechos sobre la invención o de los derechos que pueda ostentar el inventor sobre el modelo de utilidad en España o la cesión del derecho a reivindicar u obtener la protección del modelo de utilidad.
4. Por ello, debemos entender que la titularidad de la patente norteamericana no priva al inventor (o sus causahabientes) de un derecho que no ha transmitido y que no se confunde con el derecho a la patente US 6.490.060. Naturalmente, salvo que se acreditase una cesión global sobre todos los derechos derivados de la invención, lo que aquí no se acredita. Ello conduciría igualmente a rechazar la pretensión reivindicatoria del modelo de utilidad” (F.D. 8º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: riesgo de confusión: marca notoria: aun cuando la marca cuya validez se discute guarde gran similitud con una marca anterior, dicha distinción carece de sentido cuando ambas marcas son puestas en el comercio para actividades pertenecientes a diferentes sectores de actividad.
SAP de Burgos (Sección 3ª) de 3 de febrero de 2015, rec. nº 299/2014.
“1. Para apreciar el riesgo de confusión la jurisprudencia ha exigido que la comparación se haga de forma global valorando la semejanza de las marcas y la semejanza de los productos o servicios.
2. Así, dice la STS de 28 de diciembre de 2012 ‘como se expresó en las sentencias mencionadas por la recurrente, la determinación concreta del riesgo de confusión debe basarse en la impresión conjunta que cada una de las marcas confrontadas produzca en un consumidor medio de los productos o servicios para los que fueron concedidas –normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz–, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en particular, aquellos elementos distintivos que merezcan la consideración de dominantes, así como, en general, todos los factores del supuesto que resulten pertinentes, entre los cuales suele existir una cierta dependencia –en concreto, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos y a la inversa–. Sin embargo, siendo plenamente correcto el apoyo del motivo, carece de fundamento la alegación, base del mismo, de que el Tribunal de apelación no tuvo en cuenta la mencionada doctrina sobre criterios o pautas de determinación del riesgo de confusión, pues no sólo la mencionó expresamente, sino que la aplicó de modo correcto al caso’.
3. En este caso no son ni tan siquiera semejantes los servicios para los cuales Metrovacesa tiene su marca registrada con aquellos que presta la parte demandada, por lo que no se aprecia confusión a pesar del parecido de las marcas, debiendo desestimarse la demanda”. (F.D. 8º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: la utilización de un envase con el grabado de un signo o marca determinada, sea del tipo que sea, constituye un uso de ese signo a título de marca, dado que ello podrá generar en el consumidor una lógica confusión sobre contenido y procedencia del producto comercializado –respecto al producto habitualmente comercializado en el envase grabado con el signo o marca determinada–.
SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 18 de mayo de 2015, rec. nº 257/2014.
“(…) 1. La sentencia apelada considera que no ha existido la infracción marcaria porque, con la práctica descrita, los demandados no han llevado a cabo un uso del signo IROSA a título de marca, para identificar su producto, ni han querido hacerlo con dicha marca. Estima que el uso del signo IROSA realizado por los demandados no menoscaba las funciones de la marca; el consumidor de sifón no pide una marca concreta, o bien lleva los envases a un determinado proveedor para que se los rellene, siendo consciente de cuál es su procedencia; y los sifones IROSA no llevan aparejados una determinada calidad o composición que los diferencie de los restantes (…).
2. Llegados al punto de enjuiciar, el tribunal discrepa de esta valoración, con apoyo en la jurisprudencia del TJCE:
3. La facultad de exclusión que confiere el art. 34.2 LM al titular marcario requiere como presupuesto que el tercero haga uso del signo a ‘título de marca’, esto es, en el tráfico económico y para distinguir productos o servicios, o bien para distinguir su actividad en el mercado (…).
4. Pues bien; no nos cabe duda de que el grabado de un signo o marca determinada en un envase de vidrio que contiene un líquido para ser consumido por el público, ya sea en un estuche de plástico adherido, no desechable, que lo envuelve, constituye un uso de ese signo a título de marca, porque el consumidor (sea el titular del establecimiento que compra el producto o el particular que lo consume) interpretará que ese signo identifica el origen empresarial del producto líquido que contiene el envase. Si los envases del demandante portan la marca IROSA de forma indeleble, el público consumidor establecerá un vínculo entre ese signo y el origen empresarial del sifón, lo cual es suficiente para identificar un uso a título de marca, aunque en el envase exista un capuchón desechable o caperuza de papel o plástico con otro signo distinto, pues en tal caso percibirá que uno y otro signo designan el mismo origen empresarial, o bien que se trata de empresas vinculadas o con conexiones jurídicas o económicas que autorizan ese uso compartido de signos (…).
5. Concluimos, por tanto, que se ha producido una infracción de marca con cada botella IROSA que se ha rellenado con un sifón de distinta procedencia empresarial” (F.D. 5º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: la necesidad de obtener un permiso administrativo para desembarco (entre otro tipo de licencias y autorizaciones públicas) no puede calificarse como derecho de exclusiva en el ámbito de la competencia desleal.
SAP de Palma de Mallorca (Sección 5ª) de 6 de mayo de 2015, rec. nº 84/2015.
“(…) 1. En cuanto a la diferenciación del servicio ofrecido en el mercado, lo cierto es que bien sea por la necesidad de obtener la autorización administrativa para desembarco de pasajeros ‘copado’ por otras 3 empresas cuando Marcabrera, S.L. comenzó su actividad, bien sea porque siempre pretendieron un tipo de viaje diferente, en la fecha de los hechos, frente al viaje en golondrina con desembarco, la prestación que la demandada publicitaba era ‘navegación’.
2. En concreto ‘speedboat excursión’, ‘an exciting adventure’; de la lectura del folleto se colige sin dificultad que la principal diferencia entre ambas prestaciones es la velocidad y la segunda la exclusividad: los grupos reducidos. Lo destacamos como hecho distintivo para el potencial consumidor –‘disfruta de la velocidad y el paisaje en grupos reducidos’–, hecho sin duda que también tiene relevancia al analizar la ordenación de conductas en el mercado. La Sala estima que, lejos de apreciar imitación, lo que hay es competencia en el mercado presentando la navegación en lanchas rápidas frente al viaje en la clásica golondrina sin que la ordenación administrativa que pretende proteger el medio ambiente justifique un derecho de exclusiva desde el punto de vista analizado en este pleito. La necesidad de obtener un permiso administrativo para desembarco no puede calificarse como derecho de exclusiva en el ámbito de la competencia desleal (…).
3. Como toda limitación al libre mercado debe interpretarse en sentido restrictivo, y de la lectura de los documentos aportados se aprecia sin dificultad que el demandado buscó diferenciarse: “Dos horas a bordo de la embarcación de Marcabrera dan, en definitiva, para mucho más que un día entero en una golondrina tradicional: diversión en las travesías, hasta el archipiélago, acceso a zonas donde no llegan otras excursiones y la información necesaria para comprender la importancia histórica y medioambiental de uno de los lugares protegidos más bellos y salvajes de España” (F.D. 4º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: la utilización de la misma expresión que forma parte de una marca registrada no es contraria al requisito de las prácticas leales en materia comercial o industrial del artículo 37 LM cuando dicho uso se realiza para describir la actividad y los servicios que se prestan, no perjudicándose el poder distintivo de la marca registrada.
SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 2 de junio de 2015, rec. nº 273/2014.
“(…) 1. La actora insiste en su recurso que el uso que realiza el demandado de los elementos denominativos de su marca registrada es contrario a las prácticas leales en materia comercial o industrial. Este es un requisito exigido por el artículo 37 LM para que pueda considerarse lícito el uso de la marca ajena. La sentencia antes citada del TJCE de 17 de marzo de 2005 da algunas pautas para valorar si el uso cumple o no con ese requisito, declarando expresamente que no lo hará en los siguientes casos: (i) cuando se realiza de modo que pueda inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca; (ii) cuando afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación; (iii) desacredita o denigra dicha marca; o (iv) el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena. Ninguna de esas circunstancias concurre en el presente caso. La demandante pretende justificar la mala fe en el hecho de que el demandado utilice la misma expresión que forma parte de la marca registrada; en que existen otras expresiones para describir los servicios que presta el Sr. Doroteo ; y, en definitiva, en que este ha buscado una denominación que se asemeje a la de la actora, induciendo a confusión. No estamos de acuerdo con esa alegación.
2. El demandado se presenta con un signo (‘AM PERITS’) que en nada se parece a la marca de la actora. Además utiliza únicamente aquellos elementos de la marca registrada –los denominativos– que tienen un componente descriptivo, elementos que la demandante de ningún modo puede monopolizar. Buena prueba de la ausencia de cualquier atisbo de mala fe es la utilización en la web del demandado de la preposición ‘en’ (PERITOS JUDICIALES EN BARCELONA), para destacar el lugar donde se prestan los servicios, así como el uso de otras expresiones similares, también descriptivas, como ‘peritos judiciales’, ‘servicios periciales’ o ‘gabinete de peritos judiciales’.
3. Estimamos, a modo de conclusión, que el uso que se denuncia como infractor –de las palabras ‘peritos judiciales (en) Barcelona’– es legítimo, conforme al artículo 37 de la Ley de Marcas, en la medida que se realiza para describir la actividad y los servicios que presta el demandado. No advertimos ningún riesgo de que con ese uso se menoscabe la función distintiva de la marca, induciendo a confusión sobre el origen empresarial de los servicios. En consecuencia, los actos del demandado quedan fuera del ámbito de protección del artículo 34 LM” (F.D. 7º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: el uso por tercero de toda o parte de la denominación que integra una marca o signo distintivo, permitido por su titular –sin oposición– en un período prolongado, agota el “Ius Prohibendi” que la LM reconoce al titular.
SAP de Madrid (Sección 28ª) de 17 de abril de 2015, rec. nº 239/2013.
“(…) 1. El discurso de la recurrente está plagado de inexactitudes. No solo la marca, sino también la solicitud pueden ser objeto de cesión y de licencia (artículos 46.2 y 48.1 LM). La forma escrita solo opera como presupuesto para la inscripción de los contratos de cesión y de licencia en el Registro de Marcas (debiendo constar a tal fin en uno de los documentos indicados en el artículo 49.2, lo que resulta extensivo a la licencia en virtud de lo establecido en el artículo 49.4) (…).
2. Al margen de lo anterior, es de destacar cómo la propia parte recurrente viene a reconocer que, tras registrar su marca, permitió el uso de la denominación que la integra, situación ésta que se desenvolvió durante un periodo de tiempo ciertamente dilatado. Así, si tenemos en cuenta que el negocio regentado por HIGH TECH abrió al público en el mes de septiembre de 2005, se observa que el uso del signo, ya registrado (la concesión fue publicada el 5 de julio de 2005), se prolongó durante diecisiete meses aproximadamente (…). Y ello, sin incidencia alguna, a la vista, ciencia y paciencia de la Sra. Palmira, Administradora Única de la aquí recurrente, ANTIGUA POSADA, sociedad instrumental de aquella según se reconoce expresamente en el escrito de recurso (…).
3. De esta forma, aunque no quepa encontrar en las actuaciones rastro probatorio explícito de un eventual acuerdo autorizando a HIGH TECH a usar el signo registrado, entendemos que la operatividad del ‘Ius Prohibendi’ que la norma reconoce al titular de la marca carece en el caso de justificación. Debemos recordar que el ejercicio de las facultades dimanantes de la marca está sometido, como todo derecho subjetivo, al límite inmanente de la buena fe. Tal límite resultaría aquí desconocido si, en el escenario que hemos descrito, se diera pábulo a las pretensiones de la parte recurrente” (F.D. 17º) [F.CH.R.].
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Jurisprudencia: necesidad del uso de la marca de tercero, teniendo en cuenta los requisitos legales y el tipo de público al que se destina el producto comercializado: dicha necesidad se justifica cuando sea elevadamente inadecuada y antieconómica la comercialización de unos productos sin el empleo con fines descriptivos de la marca de tercero.
Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Sección 2ª) de 14 de enero de 2015, rec. nº 664/2013.
“(…) En torno al concepto de ‘necesidad’ que no ha de entenderse como una necesidad absoluta, si bien sí ha de serlo al menos abrumadora por cuanto sea elevadamente inadecuada y antieconómica la comercialización de unos productos sin el empleo con fines descriptivos de la marca de tercero. Así ha de entenderse que son las previsiones de los apartados b) y c) de la Directiva 89/104 y correlativos de LM y Reglamento, y que aportan una información que no sólo es útil para el consumidor sino que resulta imprescindible para una adecuada concurrencia de los productos en el mercado.
2. No podría así entenderse excluir la posibilidad de tales referencias a comercializadores de recambios, sin que se le permita indicar con qué productos son compatibles (y al respecto la referencia a la Marca sería inevitable por la propia naturaleza y finalidad de la marca). Y lo mismo puede decirse de otros supuestos. Y no puede olvidarse que se trata de una enumeración abierta en la medida en que incorpora una cláusula de cierre tal como ‘otras características de éstos’.
3. Es aquí donde ha de producirse el enjuiciamiento del Juzgador, ya que en todo caso, y aunque se tratase de una mención relativa a una de las características enumeradas, ha de valorarse por el juzgador si reviste, en primer lugar, tal necesidad. Y al respecto han de tenerse muy en cuenta, como indica el Tribunal, las circunstancias del caso, que en éste son especialmente relevantes en lo concerniente al sector del mercado en que se encuadran los hechos: así, es notorio que no puede lograrse una descripción de un olor con un mínimo de complejidad, y menos aún una combinación de ellos, si no es simplemente por referencia a otro conocido, ya sea natural, ya creado por el hombre con la combinación de elementos naturales.
4. (…) El empleo de tester o de sistemas de reparto de muestras es completamente accesible a marcas y productos menores, de forma que no puede concluirse que se trata de un mercado en donde sólo las empresas más grandes tienen posibilidad de dar a conocer su producto al público en general. De hecho, pretender la comercialización de un perfume sin disponer de alguno de estos medios sería, incluso para las más reputadas de las marcas, una empresa harto arriesgada, pues aunque confiado en los criterios de los diseñadores del producto, el consumidor medio, dentro de la gama que desea adquirir, tiende a demandar la posibilidad de probarlo para apreciar si es de su gusto, incluso cuando se trata de una compra para tercero. En este panorama resulta indiscutible calificar de conveniente, e incluso de extremadamente conveniente para el comercializador incluir una referencia de equivalencia, que sin duda rompe esta barrera y permite un conocimiento cierto al consumidor sobre las características del producto sin llegar a probarlo” (F.D. 4º, párrafo 37) [F.CH.R.].
