STS (Sala 1ª) de 20 de mayo de 2015, rec. nº 2143.
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“(…) Cuando se ejercita una acción, ya sea en la demanda o en reconvención, de nulidad de un diseño industrial, forma parte de la causa petendi no sólo la indicación de que se funda en la falta de novedad y/o en la carencia de carácter singular, sino también de los concretos dibujos y modelos que, habiéndose divulgado con anterioridad, sean idénticos o respecto de los que la impresión general del diseño cuestionado no difiera.
El objeto litigioso, que viene conformado no sólo por el petitum, sino también por la causa petendi, debe quedar determinado en la fase de alegaciones, sin que pueda alterarse con posterioridad.
No puede basarse la nulidad del diseño, por falta de novedad y de carácter singular, en la divulgación de un dibujo reseñado en una patente que no había sido invocado en la fase de alegaciones como anterioridad idéntica al diseño impugnado o respecto del que se generaba una impresión general diferente. Su invocación en el acto del juicio es extemporáneo, pues priva a la parte reconvenida de defenderse respecto de esta concreta razón, no sólo porque no pueda realizar alegaciones en sentido contrario, sino porque también ha precluido el momento de pedir prueba.
El hecho de que la propia demandante, incidentalmente y por enmarcar su reclamación, hubiera mencionado en su demanda la existencia de la patente ES 2089897-5 y que, en un pleito anterior, había sostenido que la demandada había infringido esta invención con la comercialización de las servilletas que, en este segundo pleito ante el tribunal de la marca comunitaria, justificaban las acciones de violación del diseño comunitario, resulta irrelevante a estos efectos. Lo verdaderamente relevante hubiera sido que la demandada, al formular su reconvención, hubiera mencionado esta anterioridad entre aquellas que perjudicaban la novedad o el carácter singular del diseño de la demandante. Al no hacerlo, ésta ni pudo alegar que el diseño de los productos que incorporaban esta patente fuera idéntico al diseño comunitario 000650627-0003, ni que la impresión general difiriera, ni muchos menos proponer prueba para acreditarlo” (F.D. 6º).
“7. En consecuencia, procede estimar el motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal. Dejamos sin efecto la sentencia, sin que por ello proceda entrar a analizar el segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal ni el recurso de casación.
En este caso concreto, procede remitir los autos a la Audiencia para que analice el resto de los motivos o razones del recurso de apelación, que versan sobre la desestimación de la nulidad del diseño de la demandante por falta de novedad y de carácter singular, de acuerdo con los diseños anteriores invocados en la reconvención, y la estimación de la infracción del diseño comunitario” (F.D. 7º) [P.G.P.].
