STS (Sala 1ª) de 14 de enero de 2025, rec. nº 3915/2020.
Accede al documento
El presente supuesto versa sobre la solicitud de titularidad de marca de la UE por parte de la sociedad Vega Sicilia S.A., concedida el 25 de agosto de 2013. Por otro lado, Bodegas Sanviver, S.L. comercializa un Vermut con el signo distintivo el vocablo «Unico». El 17 de julio de 2018, Vega Sicilia presentó la demanda que inició el presente procedimiento en la que ejercitaba, frente a Sanviver, acciones de infracción de su marca de la UE «Unico» por la comercialización que la demandada hacía del vermut con este mismo signo. La demandada (Sanviver), en un escrito de 19 de noviembre de 2018, se opuso a la demanda y anunció que iba a interponer una demanda de nulidad de la marca del demandante «Unico» ante la oficina europea (EUIPO). El 5 de diciembre de 2018, Sanviver presentó la demanda de nulidad de la marca «Unico» ante la EUIPO. En la audiencia previa del presente procedimiento de infracción marcaria, celebrada el 17 de diciembre de 2018, Sanviver presentó una copia de la petición de nulidad de la marca, pero no solicitó la suspensión del procedimiento de infracción marcaria. Tras la celebración del juicio, el 2 de julio de 2019, se dictó sentencia con fecha de 2 de enero de 2020, que estimó sustancialmente la demanda de infracción marcaria. Apreció la infracción fundada en el riesgo de asociación y estimó las pretensiones de condena, salvo la indemnización del 1% de la cifra de negocio. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación. Y en el curso de la tramitación del recurso, la apelante (Sanviver) aportó la Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 28 de mayo de 2020 que declaraba la nulidad absoluta al estar incursa en las causas previstas en los apartados b) y c) del artículo 7.1 RMUE. Esta aportación se hizo con la pretensión de que, al afectar al presupuesto de la acción de infracción, en cuanto que se dejaba sin efecto la marca que se invocaba infringida, la Audiencia estimara el recurso de apelación y desestimara la demanda de infracción. La otra parte, Vega Sicilia, acreditó que había recurrido esa decisión ante la Sala de Recursos de la EUIPO y que, por ello, no era firme. En relación con esta pretensión, la Audiencia consideró que como no era firme la Decisión de anulación, no podía incidir en la resolución del recurso de apelación de la sentencia de infracción.
“Hemos de partir de la premisa de que, en un caso como el presente, en que se habían ejercitado acciones de infracción de una marca de la UE, ante el tribunal de la marca de la UE, la entidad demandada podía pedir la nulidad de aquella marca dentro del mismo procedimiento y ante el tribunal que conocía de la demanda de infracción, mediante una reconvención, conforme a los arts. 124 y 128 RMUE; pero también podía, como de hecho hizo, instar la nulidad ante la propia EUIPO.
Es en estos casos en que opera la norma contenida en el art. 132.1 RMUE: el tribunal de la marca que conoce de la demanda de infracción, si le consta que se ha pedido ante la EUIPO la nulidad de la marca que se invoca infringida, debe suspender el procedimiento antes de dictar sentencia. Es un caso claro de prejudicialidad, pues el resultado de la demanda de nulidad de la marca tiene una incidencia directa en el procedimiento de infracción, en la medida en que constituye un presupuesto esencial de la acción de infracción la existencia y validez del derecho de marca que se denuncia infringido. Si finalmente se declarara la nulidad de la marca, procedería la desestimación de la demanda de infracción. De ahí que, en estos casos, como regla general, se prescriba la suspensión por prejudicialidad, porque está ventilándose la nulidad del derecho de marca en otra instancia con competencia para ello” (F.D.1º).
“En definitiva, la Sala del TS aplica que, según la dicción literal del precepto, la suspensión debe acordarse no sólo cuando haya sido solicitada por la parte, sino también de oficio, previa audiencia de las partes. De ahí que, aunque en nuestro caso la demandada no hubiera pedido la suspensión, el juez de la marca de la UE que conocía de la demanda de infracción, al tener constancia de que la demandada había pedido ante la EUIPO la nulidad de la marca objeto de infracción, debía haber suspendido su fallo de oficio, previa audiencia de las partes. En consecuencia, estima el recurso extraordinario de infracción procesal presentado por Vega Sicilia” [Javier Badenas Boldó].
