STS (Sala 1ª) de 30 de septiembre de 2025, rec. nº 8725/2021.
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“Alhambra Valparaíso Ocio y Cultura S.L. (en lo sucesivo, Alhambra Valparaíso) es titular del nombre de dominio ‘mezquitadecordoba.org’ cuyo registro obtuvo en junio de 2007.
(…) El Cabildo de la Catedral de Córdoba (en lo sucesivo, el Cabildo) es titular de las marcas denominativas ‘Mezquita de Córdoba’, concedidas en el año 2012 para numerosas clases del nomenclátor internacional. También dispone desde el año 2005 de algunos nombres de dominio como ‘catedraldecordoba.com’, ‘catedraldecordoba.es’ y ‘mezquitacatedraldecordoba.com’” (F.D. 1º).
“En el presente caso, las pretensiones que se ejercitaban consistían, sintéticamente, en que se tuviera por impugnada la resolución de la OMPI que acordaba la cesión del nombre de dominio www.mezquitadecordoba.org al Cabildo y se declarara que el uso por la demandante de dicho dominio no constituye una violación del derecho de la marca ‘MezquitadeCordoba’ registrada por la demandada de modo que la demandante no tuviera que transmitir ese nombre de dominio al Cabildo. Para fundamentar esas pretensiones, la demandante alegaba varios argumentos. Entre ellos se encontraban los dos a que se hace referencia en el motivo: la prescripción (o caducidad) por tolerancia y la anterioridad de la concesión del nombre de dominio respecto del registro de la marca.
(…) El ‘derecho anterior’ que menciona el art. 52.2 LM debe ser alguno de los que dan fundamento a una prohibición relativa; esto es, un derecho de marca o de nombre comercial de los previstos en los arts. 6 a 8 o alguno de los derechos enumerados en el art. 9.1 LM. (…) La titularidad de un nombre de dominio no se encuentra entre ellos.
(…) El otro argumento de la demanda (…) fue que el nombre de dominio fue concedido a la hoy demandante con anterioridad a la solicitud de la marca de la demandada. (…) hasta qué punto el hecho de que la marca del Cabildo «Mezquita de Córdoba» sea posterior a la concesión a Alhambra Valparaíso del nombre de dominio «mezquitadecordoba.org» impide al Cabildo ejercitar su ius prohibendi respecto de dicho nombre de dominio, esto es, constituye una limitación de dicho ius prohibendi y, por tanto, le impide reclamar para sí dicho nombre de dominio, una vez que el titular del nombre de dominio ha tolerado durante cinco años el uso de la marca del Cabildo. (…) En el art. 37 LM no existe ninguna limitación consistente en que el titular de la marca haya de tolerar la existencia de nombres de dominio confusorios que hayan sido registrados con anterioridad. Si el titular del nombre de dominio no ejercita con éxito una acción reivindicatoria o una acción de nulidad (fundamentalmente, por registro de mala fe) contra el titular de la marca, este puede ejercitar el ius prohibendi respecto del nombre de dominio” (F.D. 3º) [Pablo Muruaga Herrero].
