Conflicto entre marca notoria –marca no registrada– y marca registrada: la marca registrada no provoca un “menoscabo” o “dilución” de la marca notoria por la mera existencia de un vínculo o asociación en el mercado, sino que será necesario acreditar un perjuicio efectivo y real que quede dentro del campo de protección de la marca notoria

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SJMC núm. 1, de 19 de junio de 2014, rec. 165/2013 (en relación a la STJC de 27 de octubre de 2007).

“1. Se alega que la marca registrada impugnada provoca una menoscabo o dispersión gradual de la identidad de la marca HOJALDRINAS generalmente conocida por los consumidores de dulces navideños, con invocación el art. 8 LM.

2. Son varios los motivos para no estimar la infracción: en primer lugar, no concurre el presupuesto invocado, al no acreditarse esa marca no registrada notoriamente conocida en España; y, en segundo lugar, aun admitiéndose en vía de hipótesis esa notoriedad, el mero vínculo entre la marca notoria y la marca registrada de la demandada no basta (Sentencia del TJCE de 27 de noviembre de 2008 (asunto Intel) y de 18 junio 2009 (asunto L’Oreal/Bellure)), sino que es preciso acreditar un perjuicio al carácter distintivo de la marca, lo que denomina el TJCE ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, consistente ‘en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público’; la carga de la prueba que le corresponde al titular de la marca anterior notoria y que respecto de la ‘dilución’ o ‘aguamiento’ implica que ‘ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro’ (STJCE de 27 de octubre de 2007) y aquí, salvo alegaciones teóricas, no hay prueba de ello” (F.D. 5º).

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