La Sentencia de 20 de diciembre de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) tiene por objeto la interpretación de la normativa comunitaria en materia de marcas, y en concreto, el agotamiento del derecho de marca y la libre circulación de mercancías dentro de la Unión, en el marco conflictual de dos partes, de un lado, Schweppes, S.A., sociedad española, y de otro, Red Paralela, S.L., y Red Paralela BCN, S.L., anteriormente Carbòniques Montaner, S.L. (en lo sucesivo, conjuntamente, Red Paralela), en relación con la importación en España por estas últimas de botellas de tónica designadas con la marca Schweppes procedentes del Reino Unido.
Pues bien, el signo Schweppes goza de renombre mundial, en particular, por lo que respecta a la bebida tónica, que se presenta en diferentes variedades, estando registrada como marca nacional, denominativa y figurativa, en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE), constatando, como resultado de diferentes adquisiciones y reestructuraciones, Schweppes International, una sociedad del Reino Unido, como la actual titular de la marca en territorio español, concediéndose licencia exclusiva de explotación a la sociedad española Schweppes, encontrándose ambas, bajo el control de Orangina Schweppes Holding BV, sociedad neerlandesa.
Así las cosas, de fecha 29 de mayo de 2014, Schweppes presentó una demanda, contra Red Paralela por violación de las marcas paralelas españolas, motivada por la importación y distribución en España de botellas de tónica designadas con la marca Schweppes procedentes del Reino Unido donde la marca en cuestión es propiedad de Coca-Cola cuando en 1999 Cadbury Schweppes se cedió a ésta una parte de estas marcas paralelas, incluidas las registradas en el Reino Unido, considerando, a tales efectos, la sociedad española, que dichas actividades suponían actos ilícitos al tratarse de botellas de tónica no fabricadas ni comercializadas por ella misma o con su consentimiento, sino por Coca-Cola, quien, según la entidad recurrente, carece de vínculo alguno con el grupo Orangina Schweppes produciéndose en el consumidor una confusión en relación con la procedencia empresarial. Sin embargo, Red Paralela fundamentó su defensa en la innegable existencia de vínculos jurídicos y económicos entre Coca-Cola y Schweppes International en la explotación común del signo Schweppes como marca universal, invocando además, el agotamiento del derecho de marca que a su juicio se deriva, respecto de los productos Schweppes procedentes de Estados miembros de la Unión Europea en los que Coca-Cola es titular de las marcas paralelas, de un consentimiento tácito.
En tales circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE si era compatible con la normativa europea que el titular de una marca en uno o más Estados miembros impidiera la importación paralela o comercialización de productos, con marca idéntica o prácticamente idéntica, titularidad de un tercero, procedentes de otro Estado miembro, cuando dicho titular ha potenciado una imagen de marca global y asociada al Estado miembro de donde proceden los productos que pretende prohibir; es decir, si resulta acorde con el Derecho de la Unión, que Schweppes invoque el derecho exclusivo del que disfruta en virtud de la normativa española, para oponerse a la importación o a la comercialización en España de productos Schweppes procedentes del Reino Unido, país en el que la marca pertenece a CocaCola, y más, cuando Coca-Cola ha contribuido al mantenimiento de esta imagen global de marca; el espacio web de la marca, gestionado por Schweppes International, contiene información general y vínculos a diversos sitios locales de entre los que se establece el sitio británico gestionado por Coca-Cola; se usa como imagen publicitaria de la marca la de los productos de origen británico; el domicilio social de ambas coexiste pacíficamente en el territorio del Reino Unido; e incluso, aunque Schweppes International es el titular de las marcas paralelas en los Países Bajos, la explotación de la marca en dicho país (esto es, la elaboración, el embotellado y la comercialización del producto) corre a cargo de Coca-Cola, en calidad de licenciataria; entre otros elementos de interés que muestran el nexo de unión existente entre entidades productoras de la marca en los distintos territorios.
En este sentido, según el TJUE la normativa europea debe interpretarse en el sentido de que la misma impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión, de un lado, existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad; y de otro, el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo, una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta, pues esto provoca que la marca del titular ya no cumpla su función esencial de forma independiente en el marco territorial que le corresponde, menoscabándose o desnaturalizándose por el propio titular ésta función, y por consiguiente, no pudiéndose esgrimir la necesidad de proteger dicha función para oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro en el que esa marca es actualmente propiedad de dicho tercero.[Eva Salcedo Mendizábal].
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Pues bien, el signo Schweppes goza de renombre mundial, en particular, por lo que respecta a la bebida tónica, que se presenta en diferentes variedades, estando registrada como marca nacional, denominativa y figurativa, en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE), constatando, como resultado de diferentes adquisiciones y reestructuraciones, Schweppes International, una sociedad del Reino Unido, como la actual titular de la marca en territorio español, concediéndose licencia exclusiva de explotación a la sociedad española Schweppes, encontrándose ambas, bajo el control de Orangina Schweppes Holding BV, sociedad neerlandesa.
Así las cosas, de fecha 29 de mayo de 2014, Schweppes presentó una demanda, contra Red Paralela por violación de las marcas paralelas españolas, motivada por la importación y distribución en España de botellas de tónica designadas con la marca Schweppes procedentes del Reino Unido donde la marca en cuestión es propiedad de Coca-Cola cuando en 1999 Cadbury Schweppes se cedió a ésta una parte de estas marcas paralelas, incluidas las registradas en el Reino Unido, considerando, a tales efectos, la sociedad española, que dichas actividades suponían actos ilícitos al tratarse de botellas de tónica no fabricadas ni comercializadas por ella misma o con su consentimiento, sino por Coca-Cola, quien, según la entidad recurrente, carece de vínculo alguno con el grupo Orangina Schweppes produciéndose en el consumidor una confusión en relación con la procedencia empresarial. Sin embargo, Red Paralela fundamentó su defensa en la innegable existencia de vínculos jurídicos y económicos entre Coca-Cola y Schweppes International en la explotación común del signo Schweppes como marca universal, invocando además, el agotamiento del derecho de marca que a su juicio se deriva, respecto de los productos Schweppes procedentes de Estados miembros de la Unión Europea en los que Coca-Cola es titular de las marcas paralelas, de un consentimiento tácito.
En tales circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE si era compatible con la normativa europea que el titular de una marca en uno o más Estados miembros impidiera la importación paralela o comercialización de productos, con marca idéntica o prácticamente idéntica, titularidad de un tercero, procedentes de otro Estado miembro, cuando dicho titular ha potenciado una imagen de marca global y asociada al Estado miembro de donde proceden los productos que pretende prohibir; es decir, si resulta acorde con el Derecho de la Unión, que Schweppes invoque el derecho exclusivo del que disfruta en virtud de la normativa española, para oponerse a la importación o a la comercialización en España de productos Schweppes procedentes del Reino Unido, país en el que la marca pertenece a CocaCola, y más, cuando Coca-Cola ha contribuido al mantenimiento de esta imagen global de marca; el espacio web de la marca, gestionado por Schweppes International, contiene información general y vínculos a diversos sitios locales de entre los que se establece el sitio británico gestionado por Coca-Cola; se usa como imagen publicitaria de la marca la de los productos de origen británico; el domicilio social de ambas coexiste pacíficamente en el territorio del Reino Unido; e incluso, aunque Schweppes International es el titular de las marcas paralelas en los Países Bajos, la explotación de la marca en dicho país (esto es, la elaboración, el embotellado y la comercialización del producto) corre a cargo de Coca-Cola, en calidad de licenciataria; entre otros elementos de interés que muestran el nexo de unión existente entre entidades productoras de la marca en los distintos territorios.
En este sentido, según el TJUE la normativa europea debe interpretarse en el sentido de que la misma impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión, de un lado, existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad; y de otro, el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo, una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta, pues esto provoca que la marca del titular ya no cumpla su función esencial de forma independiente en el marco territorial que le corresponde, menoscabándose o desnaturalizándose por el propio titular ésta función, y por consiguiente, no pudiéndose esgrimir la necesidad de proteger dicha función para oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro en el que esa marca es actualmente propiedad de dicho tercero.[Eva Salcedo Mendizábal].
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